Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichtes (Beschluss vom 20. April 2016 – 26 W (pat) 37/14 –) macht aufmerksam auf die markenrechtlichen Aspekte der De-Mail:
Die Recherche im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA ergibt folgende Geschichte:
Im April 2008 beantragte die Bundesrepublik, vertreten durch das BMI, die Eintragung von „DE-Mail“ als Wortmarke für die Klassen
| 09 | Computer; Computerperipheriegeräte; Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art soweit in Klasse 09 enthalten, insbesondere CDs, DAT-Bänder, Videobänder, Disketten, CD-Roms, CD-Is, DVDs, sämtliche vorstehende Waren in bespielter und unbespielter Form; Computerprogramme |
| 16 | Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Kataloge, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate) |
| 35 | Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten |
| 38 | Telekommunikation, insbesondere Informations- und Kommunikationsdienste aller Art, soweit in Klasse 38 enthalten; Betreiben einer digitalisierten Medienplattform für den Austausch von Nachrichten und Informationen aller Art |
| 39 | Transportwesen, insbesondere Postdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren |
| 41 | Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten; Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Film,- Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-, Internet-Programmen und –Sendungen, insbesondere von interaktiven Programmen oder Sendungen (bildender, unterrichtender und unterhaltender Art sowie von Nachrichtensendungen); Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen sowie entsprechender elektronischer Medien, insbesondere von Prospekten, Katalogen, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Dienstleistungen eines Redakteurs |
| 42 | wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Dienstleistungen in Bezug auf Internet- und Emailsicherheit; Zertifizierungsdienstleistungen, insbesondere die Zertifizierung von Internetdienstanbietern; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software |
| 45 | juristische Dienstleistungen; Lizenzierung von Computersoftware; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten |
Der Schwerpunkt lag dabei auf der Klasse 38 (Informations- und Kommunikationsdienste aller Art, Nachrichten- und Informationsaustausch).
Der Antrag wurde im Folgenden zurückgenommen, als die Bundesrepublik im September 2008 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, seit dem 23. März 2016: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, EUIPO) einen Antrag auf Eintragung des Wortzeichens „De-Mail“ als Gemeinschaftsmarke stellte, mit dem Prioritätsdatum April 2008, das heißt dem des ersten Antrags. Die angegebenen Klassen entsprechen dem des ersten Antrags. Die Deutsche Post erhob Widerspruch mit der Begründung, die Wortmarke sei einer zu ihren Gunsten bestehenden zum Verwechseln ähnlich. Das Widerspruchsverfahren wurde im Dezember 2012 abgeschlossen.
Im September 2009 beantragte die Bundesrepublik zudem die Eintragung einer Wort-/Bildmarke mit dem De-Mail-Signet, und zwar für die oben erläuterten Klassen 16 und 35, sowie in einem weiteren Antrag für die Klassen 9, 16, 38, 41, 42 und 45.
Im Juli 2010, das heißt kurz nachdem die Koalition im Bundestag angekündigt hatte, „das De-Mail-Gesetz, das wir … in der letzten Wahlperiode nicht mehr verabschieden konnten, … jetzt energisch“ „anzugehen“ (Bundestags-Protokoll 17/31 vom 18. März 2010, S. 2876), beantragte der Berliner Diplom-Jurist David Rajab Ali Fardi Schutz für seine Wort-Bildmarke „DeMail – der elektronische Brief“ in den Klassen 38, 39 und 41. Der Antrag wurde wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. (Herr Fardi ist zwar anonsten im Umfeld elektronischer Briefdienstleistungen bislang nicht weiter aufgefallen, dafür aber Inhaber der Marke „REBAY“ für die Klassen Werbung, Unternehmensverwaltung; Materialbearbeitung; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten).
Im Oktober 2012 nun hat das BMI die auf ihren Antrag vom September 2008 erfolgte Anmeldung der Wortmarke „De-Mail“ zurückgenommen und die Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in eine nationale deutsche Markenanmeldung beantragt, und sodann ihre Umwandlung in eine Kollektivmarke. Hintergrund ist augenscheinlich das Bestreben des BMI und seines BSI, die markenmäßige Benutzung von „De-Mail“ allen De-Mail-Anbietern (als „Kollektiv“) auch ohne einen im Einzelnen stets erforderlichen Gestattungsakt zu ermöglichen.
Das Bundespatentgericht hat diesen Antrag ebenso wie zuvor das DPMA zurückgewiesen mit dem Argument, die begehrte Umwandlung einer Gemeinschafts- in eine nationale Marke erfordere die Identität der beiden Marken auch dem Inhalt nach. Damit sei die gleichzeitige Umwandlung in eine Kollektivmarke nicht zu vereinbaren, da diese wesensverschieden sei. Deshalb könne letztlich dahinstehen, ob dieses zusätzliche Begehren schon bei der Antragstellung habe erklärt werden müssen und nicht nachgeschoben haben werden dürfen.
Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ist zugelassen.
BPatG, Beschluss vom 20. April 2016 – 26 W (pat) 37/14 –.